Pasos en la tramitación del registro de una marca
Una solicitud de registro de marca es un trámite administrativo que se efectúa ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial INAPI, organismo que pone a disposición una plataforma virtual mediante la cual se pueden efectuar todos los pasos desde la solicitud de registro de marca hasta la concesión del mismo.
Si bien este trámite administrativo puede ser efectuado por cualquier persona, en RAFC contamos con múltiples herramientas que permiten aumentar las posibilidades de éxito de una solicitud de registro, efectuando distintos análisis previos a la solicitud de marca, como también, análisis durante la tramitación de la solicitud de registro. Con la información que recabamos, podemos entregar recomendaciones que permitirían disminuir los costos de la tramitación, buscando evitar o precaver eventuales contingencias por parte de terceros u objeciones de oficio por parte de dicho Instituto.
Del mismo modo, será necesario acudir a un abogado en caso de que exista una demanda de oposición por parte de terceros o una observación de fondo por parte de INAPI. Por tanto, es muy relevante ajustar una solicitud de registro en consideración con la data disponible al momento de su presentación.
La solicitud de registro de marcas puede obedecer a distintos tipos de marca, entre estos, marcas denominativas, marcas figurativas (etiquetas), marcas mixtas, frases de propaganda o publicidad (slogan) o marcas sonoras. Aunque prontamente podremos contar con solicitudes de otros tipos de marcas, como la olfativa o la tridimensional.
A continuación te dejamos expuestos los pasos que componen la tramitación de una solicitud de registro de marca en Chile:
- Estudio de viabilidad o factibilidad de registro de marca (Opcional). Éste es un paso previo a comenzar la tramitación administrativa de la solicitud de registro de marca y, si bien es opcional, es altamente recomendado. En LA FÁBRICA DE MARCAS contamos con distintas herramientas que nos permiten conocer la información necesaria para poder entregar un análisis antes de comenzar con la tramitación administrativa, lo que permite aumentar las posibilidades de éxito en el registro de la marca.
- Definición de cobertura a solicitar. Esta parte de la tramitación también es previa a la solicitud de registro de marca, la cobertura de marca es el listado de los productos o servicios que buscas distinguir bajo el signo a solicitar. Este listado de productos y servicios se encuentra catalogado en 45 diferentes clases, siendo las primeras 34 clases referentes a productos y las 10 finales referentes a servicios. La definición de cobertura también tiene una importancia fundamental en razón de los costos, debido a que, al momento de solicitar una marca, se debe pagar el impuesto de solicitud de acuerdo al número de clases que se van a incorporar en dicha solicitud y lo mismo se debe efectuar al momento de la aceptación del registro de la marca, debido a que el impuesto de aceptación también se define en virtud de las distintas clases que fueron aceptadas a registro. Por otra parte, la extensión de la cobertura influye en el costo que tiene la publicación de la solicitud marca en el Diario Oficial, que es uno de los pasos obligatorios de la tramitación de una solicitud de registro de marca. Nosotros como estudio jurídico, contamos con vasta experiencia a la hora de definir una cobertura que implique los menores costos posibles de acuerdo a las pretensiones de cada cliente. De esta forma, buscamos la protección más amplia para tu marca y que a la vez implique los menores costos posibles.
- Solicitud de registro de marca. Esta solicitud se puede efectuar de forma online en la plataforma que pone a disposición INAPI, en términos prácticos, hay que llenar un formulario especificando las características del signo que se solicitará como marca y la cobertura de la misma. En esta instancia se debe acompañar la imagen en formato JPG en el caso de que el tipo de marca sea una etiqueta o marca mixta o se debe acompañar el registro sonoro en el caso de una marca sonora, entre otras especificaciones.
Para solicitar el registro de una marca se deberá pagar el impuesto correspondiente a 1 UTM por cada clase que componga la cobertura de la solicitud de marca, dicho pago se puede efectuar online en la misma plataforma. - Publicación de solicitud de registro de marca en el Diario Oficial. Una vez revisados y superados los requisitos de forma que componen la solicitud de registro de marca y principalmente la composición de la cobertura de dicha solicitud, esta se “acepta a trámite” lo que significa que debemos continuar con el siguiente paso en la tramitación que es la publicación de la solicitud en el Diario Oficial. Para efectuar este trámite, contamos con 20 días. Si no se efectúa el pago de la publicación antes de que se cumpla dicho plazo, la solicitud se tendrá por no presentada.
- Oposiciones y/u observaciones de fondo (Eventual) En el plazo de 30 días contados desde la publicación de la solicitud de registro de marca en el Diario Oficial, se pueden interponer demandas de oposición por vulneración a derechos industriales de terceros, de esta forma, se informa a INAPI de que existe alguna persona que puede verse vulnerada ante la eventual aceptación de la marca solicitada, de la misma forma, pero sin este plazo fatal de 30 días, aunque agotado a esta etapa procesal, el mismo Instituto de Propiedad Industrial puede efectuar observaciones de fondo, las que son objeciones de oficio emitidas por dicho organismo, por cumplir -la solicitud- con alguna de las causales de irregistrabilidad reguladas en la Ley.
- Contestación a estas oposiciones y/u observaciones. (Eventual). Para este trámite es necesario contar con abogados, pues es requerido según ley. Se cuenta con un plazo de 30 días para contestar las objeciones interpuestas, luego de ser notificados de las mismas, buscando resolver -de acuerdo con la estrategia de cada caso- las imputaciones contenidas en cada objeción y poder superarlas. También se podría no contestar las objeciones interpuestas, aunque esta estrategia podría disminuir considerablemente las posibilidades de éxito de superarlas.
- Aceptación o rechazo de la solicitud de registro. Luego de examinados los antecedentes, la Directora de INAPI definirá si se acepta total o parcialmente la solicitud de registro de marca, o se rechaza. En el caso de que la marca sea aceptada, se deberá proceder con el pago de los impuestos finales, correspondientes a 2 UTM por cada clase que sea aceptada a registro. Ahora bien, en el caso de que la solicitud sea rechazada o aceptada parcialmente, se puede pedir revisión de dicha sentencia por un Tribunal Superior.
- Revisión de sentencia por Tribunal Superior. En el caso mencionado previamente, se puede interponer un recurso de apelación por el solicitante, en el plazo de 15 días, para que la sentencia sea revisada por el Tribunal de Propiedad Industrial (TDPI) buscando la aceptación. También se puede interponer el mismo recurso por el demandante de oposición en el caso de que su demanda sea rechazada y como consecuencia de acepte la solicitud de registro, buscando que en definitiva este se rechace. Para interponer este recurso, se debe pagar 2 UTM como valor fijo, a título de impuesto de presentación.
- Revisión de sentencia del TDPI por Corte Suprema. En el caso de que luego de la revisión por parte del TDPI, se decida rechazar o aceptar parcialmente la solicitud de marca, se puede interponer un recurso de casación en el fondo por parte del solicitante, para que la sentencia sea revisada por la Corte Suprema. Mientras que se puede interponer el mismo recurso por parte del demandante de oposición, en caso de que luego de la revisión por parte del TDPI, la marca se acepte total o parcialmente, buscando el rechazo de la misma.
- Solicitud de título (Opcional). Finalmente, una vez aceptada la marca y pagados los impuestos finales, el registro de esta se concede y luego de ello, se puede solicitar el certificado de registro o el título, los que acreditan la calidad de registrada de la marca. Este trámite es opcional, porque el registro de la marca queda inscrito en INAPI y en su base de datos pública.
- Vigilancia del registro de marca (Opcional). Una vez concedido el registro, nuestro estudio ofrece la posibilidad de vigilar dicho registro, de las solicitudes de registro de marca que puedan vulnerarlo y también de los nombres de dominio adquiridos, para ofrecer la posibilidad de interponer demandas de oposición en las tramitaciones de dichas solicitudes, potencialmente vulnera teorías, o revocación en el caso de los dominios web.
- Renovación del registro de marca. (Opcional) La protección de una marca, una vez registrada, tiene una duración de 10 años continuos, los que se pueden renovar pagando 6 UTM por cada clase de dicho registro. Estas renovaciones se pueden efectuar indefinidamente.
Una marca es un activo intangible que puede salvar un negocio de múltiples formas, además de que se compone de la fama alcanzada entre el público consumidor, por lo que en este activo recaen las consecuencias de la inversión del posicionamiento en el mercado, por parte de tu negocio.
Es por lo mismo que comentamos previamente, que registrar tu marca te entrega la certeza de que toda la inversión aplicada en tu negocio, no podrá ser obstaculizada por un tercero argumentando que es dueño de la marca que quieres posicionar y así, puedes evitar pérdidas cuantiosas como las relativas a branding, publicidad, marketing y finalmente, las referentes a todas las medidas que buscan expandir tu negocio, pues todos los consumidores conocen tu negocio por su nombre.
Si quieres saber más sobre los requisitos de uso de una marca, la posibilidad de anular una marca, registros internacionales, denominaciones de origen, marcas colectivas, marcas de certificación, frases de propaganda o publicidad, transferencias de marca, licencias de uso, anotaciones marginales, la protección contractual de tu marca o profundizar sobre lo expuesto, no dudes en comunicarte con nosotros.
